FTO分析报告的意义与价值

在今年召开的十三届全国人大五次会议中，最高人民法院院长在工作报告的“2021主要工作部分”提到了“促进创新驱动发展。加强关键核心技术和原始创新成果保护，激励科研人员创新创造。出台惩罚性赔偿司法解释，对侵权人判处惩罚性赔偿”以及“倾力服务创新发展。20个省级检察院深化知识产权刑事、民事、行政检察一体履职，强化综合保护。持续加大惩治侵犯知识产权犯罪力度，起诉1.4万人，同比上升15.4%。”同时在“2022年工作安排”中提出“持续深化知识产权综合司法保护，积极稳妥知识产权领域案件”。工作报告高度凝练了近年来我国知识产权领域的发展态势，即持续深入贯彻创新发展战略，鼓励和保护专利等创新成果，并将其严格全面落实在立法、执法、司法各个环节中，尤其是2020年新修的知识产权惩罚性赔偿条款以及2021年新增惩罚性赔偿司法解释的出台，大大提高了知识产权领域的侵权责任，为各企业和个人在研发使用新技术、新产品时拉起了警戒线；除此之外，企业若在上市、融资等关键节点陷入侵权纠纷，极可能严重干扰企业的正常经营和融资行为，见表1：

表1 近年来因专利纠纷导致企业上市之路受阻代表性案例

此时，企业提前做好侵权风险分析与应对就显得愈加的重要，特别在产品商业化前夕、拟上市阶段等关键时期，一份专业的FTO分析报告就是专利侵权的防范利器，不仅可以提前帮助企业预判专利侵权风险并提出规避建议，也是发生专利侵权纠纷时抗辩侵权或故意侵权、论证风险应对能力的有力证据，为企业的产品营销、上市融资等事项保驾护航。

FTO全称为Freedom To Operate，故FTO分析也称自由实施分析，具体含义是指评估特定企业是否可以自由地使用和开发某项技术，并评估利用该技术生产的产品投入市场的侵权风险。

（一）FTO分析与相关概念的异同

实务中除了FTO分析，专利领域还有很多其他的近似概念，如专利预警、专利侵权分析等。诚然，这些概念与FTO分析并非泾渭分明，但也各有侧重之处。

1.FTO分析与专利预警

专利预警是专利分析的一种应用场景，指通过收集与分析本行业技术领域及相关技术领域的专利信息和国内外市场信息，分析可能发生专利纠纷的前兆及可能产生的危害、建议采取的对策措施等。

专利预警与FTO分析工作内容有相似之处，即都是针对技术或产品，在特定的地域范围内分析专利侵权风险，但专利预警更倾向于产品研发早期的宏观方向把控，FTO分析则更微观具体、针对性强、报告交付期更短。具体区别体现在适用阶段、适用目的、分析内容、以及法律效果等方面，如下：

一是适用阶段不同。专利预警一般在做重大决策前或是在研发的概念阶段开展，此时的产品或技术可能只具备初步框架。而FTO分析虽然可贯穿企业项目的全过程，但由于涉及技术方案的比对，一般在有基本技术方案后进行，尤其是在产品或技术基本定型后、大规模商业化前、企业上市前夕等各个关键节点进行微观的、具体的分析为佳。

二是目的不同。专利预警的目的是在研发前期为后续的产品或技术研发确定风险较小的方向；FTO分析则是针对特定专利进行尽职调查，保证其自由实施。

三是分析内容不同。FTO分析主要是针对特定的产品或技术方案，检索相关的专利，进行专利侵权风险的分析；而专利预警的分析范围不仅仅局限于专利侵权，还要从市场、政策法规、技术等多维度的宏观视角出发，分析行业内部或者竞争对手的专利布局、核心专利等并进行风险预警。

四是效果不同。专利预警的分析报告会作为决策依据，一般的咨询机构甚至个人都能出具，不具有法律上的效果；而FTO分析报告在专利侵权纠纷中一般具有阻却故意侵权的效果。

2.FTO与专利不侵权分析

整体而言，FTO分析工作内容中的一部分即为专利的不侵权分析，但单独的专利不侵权分析报告也很常见。专利不侵权分析侧重在已经知晓相关专利的情况，将待分析的目标产品或技术方案与已知晓的专利进行权利要求比对，以判断是否侵权，这与FTO中需对相关专利进行全面准确的检索不同。

（二）FTO的主要工作内容

FTO分析主要的工作内容可概括分为专利侵权风险分析和专利侵权风险应对两大部分，在某些特殊情况下，还可以包括商业秘密侵权风险分析。具体而言，专利侵权风险分析包括针对被实施的技术做专利检索，依据检索结果筛查与目标产品接近的专利，并将该专利与目标产品进行侵权对比分析等工作内容；专利侵权风险应对则是针对前述侵权对比分析的结果给出相应的应对建议，包括侵权抗辩可行性分析（现有技术抗辩、不侵权抗辩等）、侵权规避建议、专利权人行权情况分析等，为企业提供专业且具体可行的风险应对措施。商业秘密侵权风险分析主要针对的是技术信息的侵权风险判断，包括商业秘密客体及行为构成要件分析、目标技术方案与所谓“密点”方案的比对分析、保密义务分析等工作，其中最为核心的密点方案比对分析与专利侵权分析的方法类似。

FTO报告是整个FTO项目的最终成果，是整个FTO分析工作内容的展现，一份高质量的FTO报告在整个项目中可以起到画龙点睛的作用。在中国，FTO做到什么程度才能抗辩故意侵权指控，目前没有相关的案例可参考，但参照一般的专利侵权标准，“检索如何保证较高的查全率”以及“侵权比对分析是否按照全面覆盖原则和等同原则”两方面需要充分地反应到报告中，以证明企业尽了应该的注意义务。报告具体内容如下：

（一）专利侵权风险分析

专利侵权风险分析是FTO的主体工作内容之一，也是后续风险应对分析的基础。具体工作内容为根据目标产品的技术特征和可能的使用地域，制定检索策略并检索出对比专利，进行侵权分析。

1.分析目标产品的技术特征

一个产品的特征可能有很多，不可能对于每个特征进行FTO调查，一般只分析侵权可能性大、企业自身研究开发、及产品上有创新的技术特征，故正确分析理解目标产品的技术特征是合理确定FTO范围的前提，如果该范围过大则会耗费巨大的非必要的人力、时间成本；如果该范围过小又无法充分实现FTO的目的。

此阶段分析人员须和相关技术人员进行充分、深入的沟通，若目标产品并未投产或者技术方案未完全确定或是因预算有限，不好筛选出风险点较高的技术特征时，产品研发人员作为最了解产品技术点和行业动态的主体，对确定必要技术特征、可替代技术特征、附加技术特征等不同的类别技术特征有不可比拟的作用。

2.制定检索策略，检索对比专利

明确了目标产品的技术特征后，需根据该技术特征以及其他因素确定相应的检索式，用以检索出目标产品可能侵权的专利。FTO对检索的要求极高，需要完备和科学的检索式，保证检索的查全率和查准率，这也直接关系着FTO作为故意侵权的抗辩理由时成立与否：若FTO检索结果不够全面准确，自然无法达到证明自己非故意侵权的抗辩效果。一般为了使得检索尽可能的全面，检索方会在成本允许的情况下采取多人背对背检索、多数据库检索、多语言互相补充检索等方式。

在制定检索策略时，需要考虑以下要素：

（1）目标国家或地区。专利具有地域性，所以原则上需将检索的地域限定在目标产品可能销售的地区。但同时需要注意以下两点，适当扩大检索范围：一是检索本身为一个顺藤摸瓜的过程，将检索式单一地局限在部分地区很可能会有遗漏，实践中不乏“曲线救国”案例，如先检索到其他地区的专利，继而关联到目标地域专利；二是现有技术抗辩亦是不侵权的抗辩理由之一，且无地域性限制，若将专利检索范围限定在目标地域可能会遗漏其他地域的现有技术。

（2）专利法律状态。原则上检索的是有效的授权专利，但无效的或者尚未授权的专利同样有可能作为现有技术的抗辩依据，此时即使目标产品对某有效专利存在侵权风险，也可能无需进行相应的规避调整；此外对于尚未授权的专利，一方面此类专利虽未生效，但极有可能在FTO分析期或者报告期内生效，应当予以考虑；另一方面又因为其保护范围不确定而较难分析。一般情况下，对于未授权的专利，会根据具体的需要列出来作为参考，不作详细的权利要求比对分析。

（3）竞争对手。对于企业确认的各主要竞争对手应当格外注意。

（4）分类号。根据企业提供的目标产品类型，确定相关的IPC分类号，作为检索要素之一。

（5）关键词的选取。根据问题、需求、解决方案、功能、结构等多个方面选取相应的关键词，同时考虑产品的不同名称、同义词、近义词、上位概念和下位概念的扩展确定检索的关键词。

在开始检索后，检索进程一般是层层递进，不断调整检索策略，主要可分为以下几轮：

（1）初步检索。根据前述检索要素以及考虑因素确定检索式进行初步检索，对检索到的专利文献的关键词和分类号进行统计分析，并对检索到的部分相关专利文献进行人工阅读，提炼关键词、详细分类号，进一步调整、完善检索式。

（2）全面检索。依照初步检索后完善的检索策略在国内外数据库中进行全面检索，这一阶段中需要准确利用截词符和算符，并将检索结果导出，需要强调的是，在全面检索的过程中仍需要动态调整和完善检索策略。

（3）对全面检索的结果进行筛选。首先通过浏览标题、摘要以及部分浏览全文的形式进行粗筛，对明显不符合要求的结果直接筛除，同时大致获取各专利文献的技术方案的关注点；其次对粗筛成果进行精筛，对专利文献的说明、权利要求书进行精读，仔细对比专利的权利要求和产品的技术特征，来确定产品技术方案是否落入专利权保护范围，同时细筛也是对粗筛的筛选条件正确性核实，若细筛中发现较多对不正确的条件进行修改和增删。

3.专利侵权风险判定

对于检索筛选出的每一个专利（下称涉案专利），均进行专利侵权风险判定，包括专利权保护范围的确定、目标产品技术方案的确定以及侵权对比三部分内容。

涉案专利保护范围的确定。根据《中华人民共和国专利法》59条规定：“发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，故FTO分析方一般会根据相关原则和法律规定对发明和实用新型专利保护范围依据权利要求书进行进一步深入分析，确定其保护范围。分析内容主要包括：（1）根据发明或者实用新型专利的说明书及其附图对涉案专利的权利要求进行进一步理解；（2）根据发明或者实用新型专利所涉领域的公知常识性证据进行外部解释；（3）查阅专利授权过程中的申请文件、与专利局的来往信函等相关文档，判断是否存在根据禁止反悔原则限制解释专利保护范围的情形。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条规定禁止反悔原则，即“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”（4）根据捐献原则，对发明或者实用新型专利的说明书及其附图涉及而权利要求书未涉及的内容进行分析。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中第7条规定捐献原则“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

目标产品技术方案的确定。通过对目标产品的技术资料信息的搜集和整合，对实际销售品的实际演示操作以及和目标产品技术研发人员的深入持续沟通，整理出产品的技术方案，用于后续侵权比对。

专利侵权比对并得出结论。按照全面覆盖原则，将涉案发明或实用新型的权利要求书与目标产品的技术方案逐条比对，判断构成相同侵权的可能性。（1）相同侵权是指被诉侵权技术方案包含了与权利要求限定的一项完整技术方案记载的全部技术特征相同的对应技术特征，即字面含义上的侵权；（2）根据等同原则，判断是否构成等同侵权。等同侵权是指以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。在判断等同侵权的比对过程中，一般会结合第一项中禁止反悔原则、捐献原则对涉案专利进行相关解释，避免过于扩大涉案专利的保护范围。外观设计的侵权判断，主要是看整体是否相似以及设计要点是否相似。

值得注意的是，在FTO报告中一般不会给出绝对性结论。原因主要是律师团队与审理法院合议庭的判断不尽相同，且专利侵权诉讼受到时间、财力、物力等多重因素的影响和制约，因此FTO报告书中大多会采用专利侵权的可能性大小作为分析结论；同时，提出规避建议或者其他解决措施时一般会有落地的具体措施，而不会仅是泛泛之谈。

（二）专利侵权风险应对

根据专利侵权风险分析阶段的结论，针对构成专利侵权有一定或者较大可能性的情形，应当进行风险应对分析，可通过以下工作着手：

1.提出专利侵权规避建议。根据专利侵权比对阶段的内容和结果，向企业提出规避风险的建议是最普遍的风险应对方式，一般会基于禁止反悔原则、捐献原则、全面覆盖原则等提出对目标产品的规避设计建议，降低或避免侵权风险。

2.专利转让、许可可能性的调查和分析。专利的许可、转让也是避免专利侵权的正当方式，故可以通过分析专利权人是否同意将风险专利转让或许可，以消除侵权风险；

3.抗辩事由调查及可行性分析等。很多情况下，检索到的涉案专利虽处于有效状态，但可能其本身存在无效事由或侵权可能，此时报告会对该专利的稳定性进行分析，通过提起无效宣告请求、“不侵权确认之诉”、“侵权之诉”等方式主动保障自身利益。

4.专利权人行权情况的分析。对专利权人的基本情形、行业地位、市场占有率以及行使权利的情况进行调查分析，如专利权人是否存在长时间内不实施或不充分实施专利等情形。

5.对尚未授权的潜在专利侵权法律风险进行分析。分析尚未授权的权利要求的授权前景与预期授权范围，提示侵权风险并提供规避设计方案。

根据FTO分析工作内容，FTO分析报告主要包括以下板块：

（一）报告背景。此部分主要介绍项目的基本情况；目标产品以及相关技术方案；产品的生产、销售或者拟上市的地域。

（二）检索方案。此部分详细介绍FTO项目中的检索策略，包括选取的检索数据库、列举数次检索所采用的检索式等，内容尽量丰富，以证明检索策略对查全率的保障。

（三）检索结果。列举根据检索策略检索出的涉案专利。

（四）侵权比对分析。根据全面覆盖原则和等同原则将每一个涉案专利与目标产品进行侵权对比分析。

（五）专利侵权风险应对分析。对有侵权风险的风险点，提出规避建议或者其他解决方案，如申请专利无效、专利许可等。