投融资中的知识产权尽职调查

转向高质量发展，是目前中国经济的鲜明特征，今年两会习近平总书记就推动经济高质量发展作出战略部署，包括“推动经济高质量发展，要把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优”“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”。与之相对应，2019年中国科创板开市并实行注册制度，总书记在上海考察时明确指出：“设立科创板并试点注册制要坚守岗位，提高上市公司质量，支持和鼓励硬科技企业上市”。科创板的设立与科创企业自身发展特征相适应，为企业快捷募集资金、推进科研成果资本化提供路径，并进一步支持其技术不断革新发展。

由上可见，新时代下我国高质量发展的经济增长模式以及具体的政策举措一方面可以为科创企业尤其是硬科技企业的发展提供了良好的创业环境，另一方面也更为面向硬科技企业的投资指明了方向，提供了强大的驱动力与实现路径。近年来在硬科技企业发展与硬科技投资的交互下，我国的硬科技领域创新活力也总体上稳中求进，并于2021年达到巅峰，国内硬科技赶上国际领先标准，同时多个科技交叉领域正在创造新的商机，硬科技迎来其有史以来最好的发展机遇¹，也成为投资界关注的重点领域。

（一）了解硬科技企业的科创能力

硬科技是指需要经过长期研究积累形成的，具有高技术门槛和技术壁垒，能代表世界科技发展最先进水平、引领新一轮科技革命和产业变革，对经济社会发展具有重大支撑作用的关键核心技术，当下最具代表性的硬科技主要体现在光电芯片、人工智能、航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源、智能制造等领域。

硬科技具有引领性、创新性、基石性和关键性等特征，而作为助力国家创新驱动发展的新引擎，其科创属性无疑尤为重要，是其安身立命之本，自然也是硬科技投资中对企业进行考察的关键，而知识产权又是判断一家企业科创能力的重要指标，故进行知识产权尽职调查对于投资方而言，可以更为全面了解投资对象的知识产权布局、核心技术、核心人员、权利归属、技术来源、技术价值等基本情况，为后续对该企业进行风险评估、价值判断打好基础，避免因双方信息不对称造成损失；对于企业自身而言，这亦是一次科创能力的自我诊断，有利于企业适时发现自身的科创水平并加以提升。

（二）揭示知识产权风险

2020年新修的知识产权惩罚性赔偿条款以及2021年新增惩罚性赔偿司法解释的出台，大大提高了知识产权领域的侵权责任，为各企业在研发使用新技术、新产品时拉起了警戒线。尤其是若企业在并购、上市、融资等关键节点陷入侵权纠纷，极可能会对企业的正常经营和运行发展造成严重干扰（见表1）。此时，对投融资双方而言，针对公司可能存在的风险进行全面评估均显得愈加的重要，一份专业的知识产权尽职调查报告可以全面的揭示目标公司存在的可能阻碍未来商事活动或交易的法律风险及可能带来的隐性成本，从而避免交易风险和成本的增加。

表1 近年来因知识产权纠纷导致企业上市之路受阻典型案例

（三）调整商事计划

通过知识产权尽职调查了解企业的科创水平，并发现相关风险有利于各方即时调整权利义务关系和商事计划。对于企业而言，尽早发现自身可能存在的风险，其解决问题所付出的成本就会越小，也可保证企业在正确的轨道和方向上良性运行；对于资方而言，若尽调结果与预期不同，亦可及时根据尽调结果调整投资策略，也为投资后如何进一步与目标企业合作提供方向。

（一）知识产权尽职调查的主要内容

知识产权尽职调查类型众多，主要包括对著作权、专利、商标、商业秘密、域名等进行的调查，其中在硬科技投资领域，基于其科创属性，专利尽职调查最为常见且必要。知识产权尽调主要包括以下内容，具体细化到不同类型的知识产权尽调时会有所差别，本处基于硬科技企业的强科创属性，侧重于专利和商业秘密的尽职调查。

1.知识产权资产盘点

（1）权属状况

在盘点目标公司的知识产权及其相关权益时，除了宏观上统计专利、商标等客体的数量，亦应具体确认单项权利的权属情况。

当目标公司通过自主创作或研发的方式享有知识产权时，应当从以下几方面进行详细审查。一是形式上确认权属状况，即根据知识产权权利证书上的登记状况，确认目标企业是否为真实权利主体，是否存在知识产权由企业高管或技术人员个人持有的情况；二是实质确认研发情况。如专利是否涉及职务发明、委托发明、合作发明等情形，当存在前述情形时，应当关注对于权属的约定合同以及发明人的具体信息；三是确认知识产权是否存在权利负担，如是否设立质权；是否将知识产权授予第三人许可使用，若存在许可使用的情形，需明确审查许可使用合同以及许可使用的具体方式、许可使用范围、许可期限、许可费用等信息；技术是否由财政资金支持形成。

当目标公司通过转让等方式继受取得知识产权，则除了形式上审查与转让方之间签订的合同效力、转让手续是否完备以外，也应当进一步审查转让知识产权的效力、权利负担、权利瑕疵情况，避免因转让知识产权自身的瑕疵造成损失。

当目标公司仅具备知识产权的使用权时，与前述内容类似，一方面同样需要审查许可使用合同以及许可使用的具体方式、许可使用范围、许可期限、许可费用等信息；另一方面，审查许可知识产权本身的知识产权的效力、权利负担、权利瑕疵情况。

（2）法律状态

对知识产权法律状态的审查内容既包括知识产权的有效状态，剩余保护期限，缴费情况；也要关注知识产权在申请、公告、授权、无效等各环节中的相关情况，尤其是专利权人从申请至授予专利权的过程中历次权利要求书的变化与判定专利侵权时禁止反悔原则的使用直接相关。此外，对于商标或专利来说，为了扩大保护范围，目标公司还可能会申请系列商标或专利，此时还需要审查关联权利的相关信息，以对权利的状态进行准确评估。

2.技术调查

出于硬科技企业的强技术属性以及对其技术壁垒的高要求，对此类企业进行技术调查是硬科技企业知识产权尽职调查中不可或缺的一环。

在进行技术调查时，首先需整体上对企业的专利和商业秘密的布局进行把握，并对目标企业所处行业进行分析；其次应着重对其核心技术进行深入考察，主要包括：（1）技术稳定性分析。技术稳定性是指相关专利授权后对抗无效请求的能力，通过分析相关专利的保护范围，进行现有技术检索，以判断其新颖性和创造性具备与否进而判断是否具有稳定性；（2）专利可授权性分析（先进度分析）。可授权性分析主要是针对企业正在申请的专利，同样是通过现有技术检索判断待授权专利是否符合授权标准，也可将申请中的审查意见通知书作为参考。此外还通过分析企业的技术来源、核心技术与产品的对应关系、核心技术相关的国内外主要竞争对手情况、核心技术的权利瑕疵情况（例如是否有质押或担保）等参考因素评估目标企业的技术水平，并判断其能否形成技术壁垒以及是否具备商业竞争力。

3.知识产权管理体系

硬科技企业大多拥有相当数量的专利、商业秘密甚至商标等，对自身知识产权体系进行完备的管理是其知识产权充分发挥效益的重要保障。

知识产权管理体系应包括管理机构、管理制度等内容，负责企业知识产权从研发到获得授权的全过程，其中，对核心技术和核心技术人员的管理尤为重要，可以说核心技术是企业的立命之本，核心人员是核心技术的源泉。关注要点包括：核心技术的被侵权情况；商业秘密的保密措施；核心技术人员的竞业禁止签署情况、早期专利申请情况、劳动合同和保密协议签署情况、核心人员与企业知识产权归属约定情况等。

4.法律风险评估

目标企业的知识产权法律风险评估其实贯穿于前述整个知识产权尽职调查的全过程，亦可以说是尽调的直接目标，主要包括已有纠纷的风险评估和可能存在的法律风险评估两大类。

已有纠纷的风险是指目标企业已经发生了相关诉讼或者仲裁纠纷，此时应首先对已有纠纷进行调查，了解案件情况、案件进程等基本信息；其次在此基础上对诉讼风险进行报告，例如已有的诉讼对目标公司的正常运营是否有影响及影响范围是多大；最后在委托方特别要求的情况下，可对于目标公司发生的诉讼进行进一步分析，结合案件证据对目标公司在诉讼中存在的风险进行分析。

可能存在的法律风险评估是指在目标公司未涉诉的情况下，对其重点知识产权内容可能存在的法律风险进行评估，主要包括：（1）权属风险评估：目标公司是否会因职务发明成果、合作发明成果和委托发明成果权属约定不明而引发权属争议；（2）管理风险评估：目标公司是否存在因管理体系不完善可能导致商业秘密被泄露或核心技术流出、核心技术人员跳槽等风险；（3）侵权风险评估：如通过FTO尽调等方式评估目标公司的专利是否可能存在侵权风险；（4）其他风险评估：审查目标公司的知识产权是否存在被撤销或无效的可能性，如商标、域名等是否因被抢注等原因被无效或撤销的可能性，专利因不符合授予专利权的法律要求而被无效等。

（二）知识产权尽职调查流程

1.准备阶段

在尽调开始前，委托方和受托方需对于尽调需求需进行充分的沟通并确定尽职调查内容，委托方提供初步资料，受托方在此基础上，初步制定知识产权尽职调查方案。

2.调查阶段

正式开始尽职调查后，应根据需求完整囊括前述的调查内容。这是一个较为长期的，需要委托关系双方不断相互配合的过程。首先，受托方根据准备阶段获得的初步资料以及互联网公开渠道对前述调查目标进行初步调查；其次，根据初步调查结果，受托方向委托方进一步收集所需材料，或根据需求访问目标企业负责人、第三方机构人员等，并通过受访人员的真实合法承诺或通过公信力渠道确认等方式对所获得的信息进行核查。

3.撰写尽调报告并交付

根据前两个阶段所获得的资料和信息进行全面分析，如权属风险分析，侵权风险分析等，并起草撰写知识产权尽职调查报告。将初步的尽职调查报告交予委托方和相关机构，根据反馈建议进行补充尽调，调整完善后最终完成知识产权尽职调查报告。

注解：

1.http://www.360doc.com/content/22/0418/07/1768535_1027034592.shtml